Cari amici della Lista,

io ho altri dubbi sulla tesi dell'amico Fulvio e mi permetto di sottoporre come contributo alla discussione anche qualche considerazione sulla Tua tesi circa i primi due commi dell'articolo 22 C.P.I.

In primo luogo, concordo con te che l'articolo 22 non ha affatto determinato la piena equiparazione di marchi e nomi a dominio (nonostante la rubrica fuorviante "Unitarietà dei segni distintivi"). Ciò è tanto più vero se si guarda ad alcune norme dello stesso CPI, che invece si fondano su una logica di distinzione: penso all'art. 1 ("marchi e altri segni distintivi"), all'art. 2, comma 4 (" i segni distintivi diversi dal marchio") o al trattamento giurisdizionale specifico (es: art. 133 CPI). Tra l'altro, il CPI definisce "titolo di proprietà industriale" esclusivamente il risultato di una procedura di brevettazione o registrazione (intendendosi per quest'ultima l'insieme di procedure amministrative relative all'esito di domande di registrazione di marchi, disegni, etc) e nessuna titolarità o titolo proprietario ha sotto il profilo giuridico-formale il registrante di un nome a dominio, visto che ottiene solo un'assegnazione in uso.

A mio avviso, tuttavia, la criticità della tesi di Sarzana - che ovviamente anche io rispetto - non si basa tanto sul presupposto da Te segnalato circa la effettiva lettura che deve essere data ai commi 1 e 2 dell'art. 22 CPI: per come la vedo io, il secondo comma non estende il divieto del primo comma ai nomi a dominio, ma lo estende ai "marchi registrati per prodotti o servizi anche non affini" registrati cioè in settori merceologici diversi dal marchio di cui parla il primo comma. In sostanza, a mio avviso il primo comma tutela il rischio di confusione e associazione tra segni "uguali o simili" e che contraddistinguono prodotti o servizi nell'ambito di medesimi settori merceologici, mentre il secondo comma cerca di evitare l'indebito vantaggio dell'abusivo utilizzatore di un segno uguale a simile ad un altro, anche se contraddistingue prodotti o servizi non affini.

Occorre a mio avviso un'attenta analisi della nuova formulazione dell'art. 473 c.p. che Sarzana richiama:

Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000".

Intanto, laddove la norma si riferisce al "titolo di proprietà industriale", è ovvio che non può riferirsi ai nomi a dominio, visto proprio l'art. 2 CPI.

In secondo luogo, per quel che riguarda gli altri segni distintivi (volendovi includere i nomi a dominio), la tutela penale riguarderebbe eventualmente solo quei nomi a dominio specificatamente riferiti a "prodotti industriali": sarebbero comunque esclusi - ad esempio - tutti i nomi a dominio relativi a "servizi" (il Legislatore legifera coi piedi....), e qui richiamo il Tuo sacrosanto principio del divieto di estensione analogica nel diritto penale. Sarebbero esclusi tutti i nomi a dominio che non possono ritenersi "distintivi di prodotti industriali".

Per questo non sono d'accordo con Sarzana quando afferma sugli effetti e sul campo di applicazione del nuovo art. 473 c.p. che "qui non stiamo parlando di segni famosi che sono in qualche modo conoscibili o riconoscibili, ma di tutti i marchi e i domini esistenti nel nostro paese"

Quando l'amico Fulvio afferma:

"Anche il sistema di risoluzione delle controversie sui nomi a dominio gestito dalla Registration Authority Italiana sembrerebbe destinato ad essere fortemente depotenziato dalla disciplina in esame. Infatti la semplice presentazione di una denuncia-querela per contraffazione nei confronti di chi lo ha comunque registrato "potendo sapere" con una semplice consultazione delle banche dati dell'esistenza di un nome di dominio simile, sarà sufficiente a determinare la pendenza di un procedimento penale e l'interruzione di qualsiasi strumento amministrativo a tutela anche del registrante in buona fede, potendo oltretutto il denunciante avvalersi in via urgente dello strumento del sequestro preventivo".

non capisco il rapporto la decandenza/blocco "di qualsiasi strumento amministrativo a tutela anche del registrante in buona fede" e procedura di riassegnazione. Ora, di certo la esistenza/pendenza di un procedimento giurisdizionale rende improcedibile la procedura di riassegnazione, ma il soggetto interessato a proporre la procedura sarebbe semmai lo stesso che - nell'esempio di Sarzana - propone querela penale, non certo il registrante eventualmente abusivo!

Non capisco cioè il rapporto tra l'asserito depotenziamento del "sistema di risoluzione delle controversie sui nomi a dominio gestito dalla Registration Authority Italiana" (leggi Registro) come conseguenza della nuova norma penale.

Inoltre, due considerazioni finali:

1) la precedente formulazione dell'art. 473 c.p. non differiva molto da quella attuale (che prevede ora solo multe più elevate e il presupposto del regime di conoscibilità del "titolo di proprietà industriale"); e non mi pare abbia impedito lo sviluppo del sistema di risoluzione alternativa delle controversie sui nomi a dominio quale oggi conosciamo;

2) lo stesso principio della improcedibilità della procedura di riassegnazione si applicava e continua ad applicarsi anche con riferimento alla scelta del diverso strumento giudiziale (es: cautelare) in sede civile, ed anche in questo caso non mi sembra si sia assistito a quel "depotenziamento" di cui parla il collega Sarzana.

Un caro saluto a tutti.

Avv. Alessandro del Ninno, Ph.D.
Tonucci & Partners
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>>> Il Mar, Lug 21, 2009 alle 4:39 , nel messaggio <4A65D326.2070809@fog.it>, Enzo Fogliani <fog@fog.it> ha scritto:

Alessandro Ranellucci ha scritto:
> Torniamo indietro di dieci anni?
> --
> Il Decreto Sviluppo si abbatte sui domini
> http://punto-informatico.it/2674442/PI/Commenti/decreto-sviluppo-si-abbatte-sui-domini.aspx
>
> di F.Sarzana di S.Ippolito - Reclusione per chi registra o usa un nome
> di dominio identico ad un marchio già esistente, abolizione di fatto
> delle procedure di riassegnazione.
Con tutto il rispetto per la teoria del collega, mi sembra che la sua
interpretazione della norma sia un po' azzardata. Essa si basa tutta sul
presupposto che l'art. 22 del codice della proprietà industriale abbia
equiparato in tutto e per tutto il nome a dominio agli altri segni
distintivi. Ma così non è.

L'art. 22 del codice della proprietà industriale non equipara affatto a
tutti gli effetti nome a dominio e marchio; esso stabilisce un divieto
in relazione al marchio (punto 1) e lo estende poi al nome a dominio
(punto 2):

"1) È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di
impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per
il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.
2) Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di
un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.".

Tenendo presente che la norma penale deve essere interpretata
restrittivamente e non può essere estesa per analogia, il nome a dominio
rimane al di fuori della nuova norma penale, in quanto di esso non si fa
menzione nel testo che individua la fattispecie reato.

Non penso quindi ci saranno le conseguenze paventate su nomi a dominio,
le procedure di riassegnazione ed il Registro (che l'autore
dell'articolo chiama ancora Registration Authority ad anni dal mutamento
di denominazione...)

Saluti a tutti,

Enzo Fogliani.

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