domini e marchi/ SITUAZIONE INVERSA

Griffini Giorgio grunz a TIN.IT
Ven 28 Dic 2001 01:38:26 CET


Rispondo a F.Bressan

> At 23.40 04/12/01 +0100, you wrote:
> Ho letto un po' di sentenze in InterLex.it
> dove danno ragione a chi detiene il marchio anche se non non c'e' confusione
> nell'utilizzo del nome a dominio
> http://www.interlex.it/testi/or970603.htm
> http://www.interlex.it/testi/or020897.htm
>
> non so se siano casi pero' mi sembra contrario a quanto discusso in lista
> dove per lo piu' si considera che il dominio sia slegato dal marchio o
> almeno io avevo inteso in questo modo
> Franco Bressan
>

Aldila' delle singole decisioni, che in alcuni casi forse soffrono di una visione
del problema molto circoscritta e arrotondata troppo rapidamente ad una
questione di segni distintivi, il nome a dominio non e' del tutto slegato da un
eventuale marchio e viceversa.
In pratica, come raccomanda WIPO , non deve esistere un automatismo o
una maggiore protezione nel mondo virtuale rispetto a quella degli altri ambiti
del mondo reale in cui un marchio viene utilizzato.
Nell'ambito dei nomi a dominio WIPO ha individuato il meccanismo della
'malafede' per l'individuazione delle registrazioni 'abusive' e ha stabilito dei
principi precisi per la determinazione dei casi di 'malafede'. (che sono poi i
principi esposti anche nelle procedure di riassegnazione nel ccTLD .it).
Nello specifico dei casi elencati non ho personalmente elementi sufficienti
per dare una valutazione se le sentenze siano in linea con le
raccomandazioni WIPO e molto dipende ad esempio se le parti in causa
hanno fatto riferimento piu' o meno esplicito a tali raccomandazioni.
Questo potrebbe spiegare una decisione difforme nel caso in cui un giudice
(od uno dei eventuali periti) non sia a conoscenza di cio' che dal punto di
vista 'operativo' sta diventando progressivamente una 'prassi' per la
risoluzione delle dispute sui nomi a dominio (e nel caso di argomenti tecnici
il giudice si pronunzia di norma in funzione delle prassi consolidate in uso).
Detenere un marchio garantisce di certo di avere i titoli per l'assegnazione di
un nome a dominio corrispondente ma non ne determina (o perlomeno non
dovrebbe) direttamente il diritto perche' l'assegnazione avviene per First-in
First-out (la prassi consolidata di cui sopra) ed i casi di disputa vanno risolti
secondo il principio della malafede (altra prassi ormai consolidata).
Notare che il principio della malafede si applica anche nel caso in cui sia un
detentore di un marchio a reclamare impropriamente il diritto al nome a
dominio quando questi e' gia' in uso, in buonafede, da terzi.
Ovvio, la realta' puo' essere talvolta diversa... pero' personalmente ritengo che
lo schema regga e forse un intervento 'interpretativo' ad alto livello giuridico
potrebbe rendere piu' uniforme l'applicazione di tali principi... se non altro per
dare un po' piu' di certezza del diritto.
Ci vorra' del tempo ma sono fiducioso.

Cordiali saluti
Giorgio Griffini

>
>
> >Commento il msg di D.Giovannelli:
> >
> >...
> >[omissis]
> >...
> > > "Se invece succedesse la situaione inversa? Cioè se dopo che io ho
> >registrato il dominio, comincityo a sviluppare il progetto e qualcuno si
> >accorge della cosa pensando bene di reistrare il marchio e citarmi in causa?"
> > >
> >
> >Non sono un legale ma ritengo, come Lapo Sergi, che in un eventuale caso
> >simile, nel momento in cui e' evidente che la registrazione del marchio e'
> >successiva alla registrazione, che sia ampiamente possibile far valere il
> >proprio diritto al preuso. In pratica, nel mondo reale, se uno registra un
> >marchio ha i diritti esclusivi di utilizzo pero' non puo' opporsi all'uso
> >effettuato
> >da soggetti terzi che hanno usato tali denominazioni prima della
> >registrazione fatto salvo che questa denominazione continui ad essere
> >utilizzata nel solo ambito in cui questa e' gia' conosciuta. Faccio un
> >esempio: Se apro una lavanderia e la denomino 'Lavobenetuttoesubito' e
> >l'ambito in cui sono conosciuto, faccio pubblicita' etc e' limitato alla
> >mia citta'
> >  anche se non registro il marchio se arriva la 'Washing Corporation S.p.A'.
> >con 600 billioni di euro di capitale sociale e registra il marchio
> >'Lavobenetuttoesubito' per il diritto del preuso io posso continuare ad usare
> >quella denominazione per la mia lavanderia nello stesso ambito in cui la sto
> >usando correntemente ma non posso piu' aprire un'altra mia lavanderia con lo
> >stesso nome in un'altra citta'.
> >Nel caso nomi a dominio credo che, se anche si volesse applicare in
> >maniera rigida la normativa ITALIANA dei marchi (rigidita', ovvero
> >corrispondenza nome a dominio <-> marchio, che non dovrebbe essere
> >applicata tout-court anche secondo le indicazioni di WIPO cioe' la World
> >Intellectual Property Organization , l'autorita' mondiale sui marchi )  il
> >caso
> >ricadrebbe ampiamente nel preuso con la limitazione pero' che il suo cliente
> >non potrebbe dare pubblicita'  e far conoscere il nome in questione con
> >mezzi diversi ed in ambiti ulteriori a quelli in cui lo ha gia' fatto al
> >momento in
> >cui il famigerato terzo ha registrato il marchio corrispondente.
> >In generale, sopratutto in ambito 'business' e' meglio registrare anche il
> >marchio in modo da poter avere mano piu' libera sopratutto per le azioni di
> >marketing.
> >
> >Ripetendomi, non sono un legale... e la materia e' spesso oggetto di
> >discussioni tra la folta schiera di legali che popola questa lista e
> >quindi non
> >consideri la mia come una risposta 'definitiva'.
> >
> >Cordiali saluti
> >Giorgio Griffini
> >
> >PS. Ogni riferimento a Societa', Nomi e Marchi effettivamente esistenti e'
> >ovviamente assolutamente casuale.
>
>



Maggiori informazioni sulla lista ita-pe