Altre sentenze sui nomi a dominio...

Gian Carlo Ariosto ariosto a WINCOM.IT
Lun 12 Nov 2001 23:41:01 CET


NOMI DI DOMINIO E MARCHI DI IMPRESA
In carenza di una disciplina specifica in materia, abbiamo potuto rilevare
la difficoltà della magistratura nel decidere le cause loro sottoposte
relative alla natura giuridica dei nomi di dominio ed alla loro funzione in
relazione allo svolgimento di attività economiche online. Uno dei problemi
più dibattuti, ad esempio, è quello della possibilità o meno di applicare
ai nomi di dominio i principi generali vigenti in materia di tutela del
marchio d'impresa. Abbiamo trovato in merito varie sentenze, caratterizzate
da motivazioni disparate, con la conseguenza che molte sentenze sono in
contrasto fra di loro e non è ancora possibile delineare un orientamento
uniforme. Spesso sono emesse pronunce discordanti e contraddittorie anche
all'interno dello stesso tribunale ....

NOMI DI DOMINIO: PRONUNCE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
Per fare un esempio di come si muova allo stato la magistratura esaminiamo
alcune sentenze emesse dallo stesso tribunale. Il Tribunale di Firenze,
Sezione II, con l'ordinanza 28 maggio 2001, n. 2794, ha stabilito che non è
lecito utilizzare come domain name per il proprio sito il marchio
registrato da un'altra impresa, al fine di sfruttarne la notorietà, qualora
vi sia un'identità, anche parziale, dell'oggetto sociale delle due società.
Tale pronuncia ha riformato l'ordinanza del 23 novembre 2000 con cui lo
stesso Tribunale, sezione distaccata di Empoli, aveva respinto il ricorso
con il quale la Robert Bosch S.p.a. aveva chiesto la tutela del proprio
marchio "Blaupunkt", registrato come domain name da una società concorrente
ed aveva riconosciuto il diritto della società titolare del marchio
registrato "Blaupunkt" di vietare l'utilizzo, da parte di una società
concorrente, del nome di dominio blaupunkt.it. Con l'ordinanza del 23
novembre 2000 il ricorso, invece, era stato respinto affermando che il nome
a dominio rappresenta soltanto un indirizzo di rete, al quale non è
applicabile la tutela prevista dalla normativa sui marchi contenuta nel
R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e dalla disciplina codicistica in materia di
concorrenza sleale. Il tribunale aveva affermato che "... non può ritenersi
corretta la parificazione del domain name al marchio o all'insegna di
un'impresa essendo lampante la differenza esistente tra il marchio
(caratterizzato da vari tipi di segni grafici che possono formare infinite
combinazioni), che tutela il prodotto di una impresa, ed il domain name che
può essere formato soltanto da lettere o numeri e che costituisce
esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito
da qualsiasi parte del globo...". Nell'ordinanza n. 2794/01, invece, la
seconda sezione del Tribunale di Firenze ha affermato che il nome di
dominio non può essere considerato un mero indirizzo telematico, in quanto
svolge anche "... la funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa
che opera nel mercato ed è soggetto pertanto alla relativa disciplina
statale, che necessariamente interferisce al riguardo con la regola "first
come, first served" propria dell'ordinamento di Internet...". Il Tribunale
fiorentino ha, quindi, affermato che l'uso del marchio altrui
nell'indirizzo del proprio sito internet, con modalità contrarie alla
legge, tali da generare confusione sul mercato, al fine di ricavare un
indebito vantaggio dalla notorietà dei segni distintivi di altre imprese,
integra un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.
La regola propria dell'ordinamento di Internet, del "first come, first
served", non può trovare applicazione quando " ...le comunicazioni nella
rete telematica abbiano assunto rilevanza per settori della vita civile ed
economica appositamente disciplinati dalla legge statale...". Ed ancora
.... Sempre il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza 7 giugno 2001, n.
3155, emessa sempre in tema di parificazione del nome di dominio al marchio
di impresa, ha riconosciuto maggiore rilevanza al principio del "first
come, first served" ed ha richiamato la qualificazione del nome di dominio
quale "indirizzo telematico". In questa occasione il Tribunale ha precisato
che "... non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa
sequenza di lettere dell'alfabeto piuttosto che da un'altra, poiché detta
sequenza, se corrispondente a un segno distintivo, è capace di orientare le
scelte del consumatore...." Quindi, secondo la Corte, in considerazione
delle peculiari caratteristiche dei nomi di dominio, l'esistenza di
un'affinità merceologica dei settori di uso dei segni, ai fini
dell'operatività delle norme a tutela dei marchi, deve essere valutata in
relazione alla possibilità per il consumatore di ricondurre un determinato
servizio all'attività d'impresa del titolare del marchio, la cui notorietà
viene sfruttata da chi registra il sito Internet. Perciò, ai nomi di
dominio si applica la disciplina sui segni distintivi dell'azienda.
L'affinità merceologica dei settori di uso dei segni distintivi, però, deve
essere valutata in relazione alla peculiarità dei nomi di dominio e
all'idoneità di uno specifico nome di dominio a sfruttare la notorietà
dell'identico marchio altrui. Applicando questi principi, il Tribunale ha
confermato il provvedimento cautelare precedentemente concesso a favore
della società Novamarine 2, col quale era stato inibito alla Gema S.r.l.
l'uso del nome di dominio "novamarine.it".
NOMI DI DOMINIO: RESPONSABILITA' DEL PROVIDER
Il Tribunale di Firenze, con la stessa ordinanza 7 giugno 2001, n. 3155, ha
chiarito che non è configurabile la responsabilità del provider "... al di
fuori dell'ipotesi di registrazione di un nome di dominio corrispondente ad
un marchio di tale risonanza da indurre necessariamente il provider,
secondo le normali regole di prudenza, ad astenersi dall'eseguire la
prestazione, essendo di immediata evidenza l'illecito dell'utente finale".
In caso contrario, secondo la corte si addosserebbe al provider la
responsabilità del giudizio sulla liceità o meno della registrazione del
nome di dominio, vale a dire una serie di valutazioni che sicuramente non
gli competono. Nell'ordinanza si legge anche che neppure l'Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti è in grado di verificare tutte le priorità in materia di
marchi registrati, ".... onde è impensabile che un tale compito possa
essere affidato ad un provider....".

NOMI DI DOMINIO: TRIBUNALE DI ROMA
Il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza del 19 luglio 2001, ha deciso
che la questione sottopostagli dalla società editrice della rivista "La
Moto" che aveva reclamato per inibire a un'altra società concorrente
l'utilizzo del nome di dominio "lamoto.it". Il giudice delegato con
ordinanza del 10 maggio 2001 aveva rigettato l'istanza ritenendo il titolo
della rivista, per la sua genericità, un marchio debole e sostenendo che la
modificazione della lettera maiuscola in una minuscola, operata dalla
società che ha registrato il nome di dominio, impedisce di applicare la
normativa posta a tutela del marchio d'impresa e del diritto al nome. Il
Tribunale, in sede di riesame, invece, ha riformato la precedente
decisione, non ha ritenuto significativa la presenza di una lettera
minuscola al posto di una maiuscola (la registrazione di qualsiasi nome di
dominio, infatti, viene effettuata riportando solo lettere minuscole, per
ragioni di carattere tecnico interne al sistema Internet) ed ha affermato
che la registrazione di un nome di dominio, identico al titolo di una
rivista e operante con finalità di evidente concorrenza con questa, "... è
sicuramente un fatto suscettibile di creare confusione tra i potenziali
consumatori... " e, pertanto, costituisce condotta vietata sia in materia
di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, 1° comma, n. 1, cod. civ.
che in tema di diritto d'autore ai sensi dell'art. 100 della Legge n.
633/41. Questo articolo tutela non solo l'opera in se stessa, m anche il
suo titolo con la conseguenza che "... costituisce violazione del diritto
dell'autore all'uso del nome della propria opera in tutte le sue
manifestazioni e utilizzazioni economiche ..." anche la riproduzione sic et
simpliciter del nome dell'opera da parte di un terzo, al fine di sfruttarne
la notorietà.



Cordiali saluti.
Gian Carlo Ariosto

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