Nel caso fosse sfuggita...

P-Andrea Monti (Studio Monti) amonti a UNICH.IT
Ven 13 Maggio 2005 15:03:35 CEST


TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile,

  riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri
1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente
2) - dr. ALBERTO ROVATTI - Giudice
3) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta col n° 3156/00 al Ruolo Generale e vertente

TRA

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente legale
rappresentante Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Modena presso
lo studio dell’avv. Rolando Pini, che la rappresenta e difende
unitamente agli avv.Valerio Tavormina, Marcello Molè ed Andrea
Sandulli del foro di Roma in virtù di mandato a margine dell’atto di
citazione; -ATTRICE-

E

XX , elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio degli avv.
Loredana Gazzetti e Giorgio Borelli, che lo rappresentano e difendono
in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione;

NAMING AUTHORITY ITALIANA, in persona del Presidente legale
rappresentante Claudio Allocchio, elettivamente domiciliata in Modena
presso lo studio dell’avv. Maurizio Riguzzi, che la rappresenta e
difende unitamente agli avv.Enzo Fogliani e Pieremilio Sammarco del
foro di Roma e Patrizio Menchetti del foro di Lucca, in virtù di
mandato in calce alla copi notificata dell’atto di citazione;

CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE, in persona del legale
rappresentante in carica, ex lege rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e presso i suoi
uffici domiciliata; -CONVENUTI-

P.M. in sede  -NON INTERVENUTO-

Oggetto: contraffazione, nullità marchi, concorrenza sleale ed altro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avendo XX registrato per Internet quali propri nomi a dominio
bancoposta.it, vaglia.it e raccomandata.it, Poste Italiane s.p.a.
agiva dinanzi a questo Tribunale onde ottenere tutela in via
cautelare ante causam. L’istanza veniva accolta in sede di reclamo,
ove si vietava a XX l’impiego dei termini in questione quali domain
names dei propri siti Internet, disponendosene l’immediata chiusura.

Con atto di citazione notificato in data 9-10 ottobre 2000, Poste
Italiane s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena
XX –in proprio e quale titolare della Discovogue- la Namig Authority
Italiana, la Registration Authory Italiana ed il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (tutte parti già evocate in sede cautelare, ove era
stata ulteriormente citata la Got.it, quale intermediaria del XX
nella registrazione dei siti in questione), rassegnando conclusioni
sostanzialmente conformi a quelle riportate in epigrafe, tranne che
per l’estensione a tutti i convenuti della condanna al risarcimento
dei danni di cui al capo a) di dette conclusioni, in sede di p.c.
ribadita soltanto nei confronti del XX.

In sintesi l’attrice, premesso di aver in corso la registrazione del
marchio "bancoposta" e di avere in preuso nazionale i marchi "vaglia"
e "raccomandata", sosteneva che l’altrui registrazione in Internet di
tali locuzioni come propri nomi a dominio costituisse sia
contraffazione di marchio, sia concorrenza sleale sotto tutti i
profili normativi, sia illecito ordinario.

XX , costituitosi in giudizio, rassegnava conclusioni sostanzialmente
corrispondenti a quelle riportate in epigrafe -tranne quelle iniziali
relative ad una presunta nullità della citazione, aggiunte in sede di
precisazione delle conclusioni- deducendo, in sintesi, l’inidoneità
di tali parole ad essere registrate quali marchi e l’assenza di un
rapporto di concorrenzialità.

Le altre parti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle
domande spiegate nei rispettivi confronti.

Comunicati gli atti al P.M. –che non riteneva di intervenire in
giudizio- in relazione alla riconvenzionale di nullità del marchio
"bancoposta" proposta da XX e risolte alcune questioni inerenti la
cautela in atto, di cui è inutile dar conto in questa sede, il G.I.
riteneva di provocare l’immediata decisione della causa senza alcun
approfondimento istruttorio, sicchè essa, sulle conclusioni delle
parti come in epigrafe trascritte, scaduti in data 9 aprile 2004 i
termini concessi ex art.190 cpc, veniva rimessa al collegio per la
decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Non è superfluo precisare che le parti convenute in causa sono,
oltre alla Naming Authority Italiana:

a) XX . Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, non esiste una
soggettività giuridica dell’impresa individuale scissa da quella del
suo titolare, che risulta pertanto unico soggetto giuridico sia in
quanto persona, che in quanto imprenditore. Non ha senso, quindi,
differenziare la qualità soggettiva di costui in relazione all’uno od
all’altro aspetto del suo essere centro d’imputazione d’interessi
giuridici, né tantomeno sollevare rilievi in rito che si fondano
sull’esistenza di due distinte identità soggettive: XX è in quanto
tale parte unica del processo, sia (per citare i termini utilizzati
in causa) in proprio, sia in quanto titolare dell’impresa individuale
denominata Discovogue. Tutte le questioni pregiudiziali poste dal XX
e fondate su tale erronea duplicità della sua partecipazione al
giudizio vanno quindi disattese;

b) il Consiglio Nazionale delle Ricerche, essendo la Registration
Authority Italiana una semplice articolazione interna delle attività
ad esso affidate, priva di autonoma personalità giuridica.

2) L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, per
essere competente il Tribunale di Bologna in virtù della regola del
c.detto "foro erariale" di cui agli artt. 25 cpc e 6 R.D. n°1611/33,
sollevata dal XX in ragione della contemporanea evocazione in
giudizio, da parte dell’attrice, del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, non merita accoglimento.

Se è vero, infatti, che il C.N.R. gode dell’assistenza legale
obbligatoria dell’Avvocatura dello Stato (dapprima in forza del R.D. n
°779/1940, poi ex art.21 del D. L. L. n°82/45, ed ora ex art.15 co.7
del D. Lgs n°127 del 4 giugno 2003, che ha in gran parte sostituito
il D. lgs. n°19 del 30 gennaio 1999, a sua volta in gran parte
sostitutivo del D. L. L. n°82/45), è altrettanto indiscusso che esso
sia un ente pubblico non economico, dotato di formale personalità
giuridica distinta da quella dello stato, essendo tale distinta
soggettività, già affermata nell’art.1 del D. L. L. n°82/45 e
comunque ritenuta nella vigenza di tale normativa dalla Cassazione
(si veda, per tutte, Cass., sez.U., sent. n°8533 del 21 agosto 1990),
testualmente affermata sia nell’art.1 del D. Lgs n°19/99, vigente
all’epoca d’introduzione della presente causa (ove il C.N.R. viene
definito "ente nazionale di ricerca" con "personalità giuridica di
diritto pubblico", dotata di un "ordinamento autonomo") sia nell’art.
2 del recente D. Lgs n°127/03 (che lo definisce "ente pubblico
nazionale", con "personalità giuridica di diritto pubblico", che gode
di "autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e
contabile" e si dota di un "ordinamento autonomo").

Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che "le particolari
disposizioni in materia di foro erariale...si applicano alle sole
controversie nelle quali sia parte un’amministrazione dello stato" e
"non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano
parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio
dall’Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta
dallo Stato" (così Cass., sez.I, sent. n°7956 del 25 agosto 1997. Nei
medesimi sensi Cass., sez.I, sent. n°6450 del 8 luglio 1994, Cass.,
sez.U., sent. n°3573 del 25 marzo 1993 nonché, ancor prima, Cass. nn°
4150/78, 4852/81, 6858/83 e 4080/85).

Tale essendo il caso del C.N.R., va pertanto esclusa l’applicazione,
nei suoi confronti, delle regole del foro erariale, con conseguente
rigetto dell’eccezione.

3) Tutte le questioni riproposte dal XX che riguardano la cautela
concessa ante causam non vanno trattate, essendo destinate ad essere
comunque assorbite e superate dalla decisione del merito da rendersi
in questa sede.

4) Got.it non è parte necessaria del presente giudizio di merito. La
sua mancata evocazione in causa, pertanto, già in astratto
all’effetto d’inefficacia del cautelare ante causam pronunciato nei
suoi confronti (in concreto, peraltro, tale parte è stata evocata in
detto procedimento, ma non ha subito alcuna pronuncia), non accoppia
anche un’efficacia invalidante della citazione, come dedotto dal XX.

5) Non può seriamente mettersi in dubbio la legittimazione attiva
delle Poste Italiane in ordine alle domande proposte nei confronti
del XX per aver nelle more del giudizio trasferito i servizi internet
ad altra società, stante il chiaro disposto dell’art.111 co.1° c.p.c.

6) Passando all’esame del merito, è il caso di premettere che
Internet è una rete telematica mondiale, articolata in vari nodi
nazionali e locali, cui i singoli utenti accedono attraverso la rete
telefonica collegata al computer. Per rendersi accessibili agli
altrui collegamenti, è necessario individualizzare il "sito" del
proprio computer attraverso un codice di identificazione (c.detto
indirizzo IP, Internet Protocol) costituito da una data combinazione
di gruppi di numeri divisi da punti. Per facilitare i collegamenti,
ciascuno di tali indirizzi viene affiancato da uno (e uno solo)
c.detto indirizzo DNS (Domain Name System), rappresentato da una
combinazione di lettere in grado di formare parole di senso compiuto,
che costituisce l’elemento necessario e sufficiente al singolo utente
per realizzare la connessione con quel particolare sito (provvedendo
l’apposito software a convertire automaticamente l’indirizzo DNS
nell’indirizzo IP, unico riconoscibile dalle macchine).

Gli indirizzi DNS si compongono di due parti. Il c.detto top level
domain (TLD), che è composto da due o tre lettere poste all’estrema
destra, dopo un punto, che identificano l’area tematica o geografica
del sito. I TLD esistono in numero limitato per le aree tematiche (il
più famoso è .com , che designa le attività commerciali), mentre
molte aree geografiche hanno il proprio TLD identificativo (per
l’Italia è .it). Il TLD è la parte di indirizzo che non è scelta
dall’utente, ma gli viene assegnata al momento della registrazione.

Il c.detto second level domain si trova, invece, sulla sinistra, ed è
una espressione alfabetica liberamente scelta dall’utente (entro il
limite tecnico rappresentato dal numero dei caratteri, che non deve
essere superiore a 21), costituendo pertanto il vero momento
identificativo del sito.

Tale meccanismo è diventato uno standard generale, garantito da un
sistema di registrazione dei nomi che, nato in America, si è poi
articolato nel mondo attraverso la creazione di varie autorità di
registrazione locali, che adottano procedure simili per
l’assegnazione, definite da autonomi organismi collaterali. In
Italia, il regolamento di registrazione è stabilito dalla Naming
Authority italiana (Na), mentre la Registration Autorithy italiana
(Ra) è l’organismo responsabile dell’assegnazione dei nomi –tutti
aventi il TLD .it- e della tenuta dei relativi registri. Il principio
cardine dell’assegnazione dei DNS è la regola del "first came, first
served", in forza del quale l’autorità assegna il nome al primo
utente che ne fa richiesta, senza svolgere alcun preventivo controllo
di interferenza con altrui diritti di privativa discendenti dalla legge.

Ciò posto, è chiaro che compito del giudice non è quello di arretrare
di fronte ad un fenomeno in continua espansione, retto da propri
principi di funzionamento e con caratteristiche uniche e, fino a poco
tempo fa, inimmaginabili (una per tutte: la delocalizzazione, per cui
ogni "sito" risulta accessibile da ogni parte del mondo); è
necessario, al contrario, occuparsi della sua collocazione giuridica,
utilizzando gli ordinari strumenti esegetici al fine di verificare
ogni possibile interferenza con la legislazione interna di
riferimento che, nella specie, è in primo luogo quella relativa alla
privativa ed alla concorrenza.

6.1) In relazione alla legislazione di tutela dei marchi e dei segni
distintivi, occorre quindi porsi l’astratto problema della
catalogazione del DNS; il che significa chiedersi innanzitutto se
esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad
un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o
individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all’altrui
aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca
qualcosa d’altro, estraneo all’applicazione della disciplina qui in
considerazione -ci si riferisce, in particolare, a quella teoria che
individua nel DNS semplicemente l’indirizzo del computer collegato
alla rete (vedi Trib.Firenze, ord. 29 giugno 2000).

In realtà, ove si consideri che l’elemento qualificante del DNS –
ovvero il second level domain- viene ad essere arbitrariamente
stabilito dall’utente (ed ha quindi ben poco in comune con
l’indirizzo, che certo non è oggetto di scelta), non può seriamente
dubitarsi dell’appartenza del domain name alla categoria dei segni
distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale
a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie
denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la
propria attività rispetto agli altri.

Che, poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra
categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo
giudice, sia detto per inciso, propende per l’assimilazione
all’insegna, perché svolge l’identica funzione di contraddistinguere
il luogo –virtuale- in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o
servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e
l’individuazione rispetto ai concorrenti), poiché, così classificato,
comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole
dettate in materia, in virtù del principio di unicità dei segni
distintivi.

6.2) In rapporto alla disciplina della concorrenza, vengono
necessariamente in rilievo le peculiarità proprie di internet, che
determinano le seguenti opzioni intepretative:

a) in primo luogo, il rapporto di concorrenza va verificato non solo
rispetto al segmento di mercato relativo ai prodotti e servizi
offerti in via diretta dalle imprese attraverso la rete, ma anche
rispetto allo specifico mercato della raccolta pubblicitaria proprio
della rete. In effetti, è notorio che ciascun sito internet, oltre ad
essere utilizzato per la promozione e la vendita dei prodotti e
servizi del titolare, ha un’ontologica attitudine a veicolare
informazioni pubblicitarie di terzi nei confronti dei visitatori del
sito. Esiste, pertanto, su internet, uno specifico mercato, in cui la
clientela è costituita da imprese terze rispetto al titolare del
sito, disposte a pagare a costui un corrispettivo per la diffusione
della propria pubblicità nei confronti dei visitatori del sito, in
quanto produttrici di prodotti o servizi potenzialmente collocabili
presso costoro; corrispettivo la cui entità è notoriamente funzione
del numero dei c.detti "click" (cioè, delle operazioni svolte da ogni
utente all’interno del sito -a partire da quella che consente
l’ingresso in esso, fino a quella che determina l’uscita dal sito-
attraverso l’uso del "mouse", che a tal fine vengono esattamente
conteggiate, essendo ciò consentito dall’esistenza di software in
grado di rilevarle con precisione) e quindi del numero dei
visitatori. In tal senso, può dirsi che ciascun sito internet
funziona anche come una televisione monotematica o un prodotto
editoriale di settore, che vendono spazi pubblicitari alle imprese
che annoverano fra i propri potenziali clienti gli utenti della prima
o i lettori della seconda, praticando prezzi proporzionati alla loro
diffusione;

b) ciò determina la necessità di una verifica supplementare e
peculiare del rapporto di concorrenza, che può esistere rispetto al
mercato pubblicitario specifico –oltre che in aggiunta- anche in
assenza di diretta concorrenza sui prodotti e servizi offerti. Per
fare un esempio, fra un commerciante di automobili ed un editore di
una rivista di storia dell’automobile non è ipotizzabile alcuna
concorrenza nel mercato "reale"; sul mercato "virtuale", invece,
entrambi si rivolgerebbero ad una fascia d’utenza almeno parzialmente
coincidente e quindi ad un identico mercato pubblicitario, e
conseguentemente andrebbero considerati rispetto a questo concorrenti;

c) con riferimento alle specifiche ipotesi di concorrenza sleale,
partendo da quella di cui alla prima ipotesi dell’art.2598 n°1 c.c.,
la costante affermazione giurisprudenziale, secondo cui "la
configurabilità della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.
postula un ‘quid pluris’ rispetto alla mera contraffazione del
marchio, consistente nel requisito della confondibilità, in concreto,
dei prodotti, che non è invece necessario al fine dell'esercizio
dell'azione di contraffazione, per il quale è sufficiente la mera
confondibilità tra i segni" (così, ex multis, Cass., sez.I, sent. n°
9617 del 25 settembre 1998), va senz’altro ribadita. Essa, però,
rispetto alla concorrenza sul mercato della raccolta pubblicitaria di
internet, si atteggia in maniera peculiare, poichè occorre
considerare che, come detto, tale mercato è funzione della tipologia
e del numero degli utenti del sito, che per lo più si determinano a
visitarlo in base al contenuto ipotizzabile in rapporto al
significato corrente del domain name e vengono conteggiati anche in
base al semplice accesso alla pagina iniziale del sito, pur se
seguito da immediato recesso. Ad esempio, se un utente di internet è
interessato ad acquisire notizie su armi da sparo a lungo raggio e
non conosce direttamente il nome del sito che gli possa offrire tali
notizie, proverà ad effettuare una ricerca casuale, o affidandosi ad
uno dei tanti motori di ricerca esistenti in rete, che svolgono la
funzione di rinvenire i siti di cui si conoscono parti del DNS,
digitando ad esempio la parola "fucili", o –se appena un po’ più
esperto- digitando direttamente tale parola quale DNS, seguita da un
punto e da uno dei vari TLD utilizzabili - .it, .com, etc. In
entrambi i casi troverà un sito denominato "fucili.it" ove, per il
solo fatto del collegamento, diventerà un contatto spendibile sul
mercato pubblicitario dal titolare del sito -anche se, nella specie,
costui fosse un imprenditore di nome Fucili, che commercializzi
tutt’altro genere di prodotti. Analogamente –e l’esempio è più
pertinente- una persona interessata all’acquisto di un’automobile
potrà, nella sua ricerca casuale, imbattersi in siti in cui
effettivamente si commercializzano veicoli, ma anche in altri che si
occupano di storia dell’automobile, ovvero che offrono la funzione di
ricerca di siti in materia di automobili, etc., tutti in concorrenza
fra loro rispetto al mercato pubblicitario informatico indirizzato
all’utenza interessata alle automobili, cui praticano prezzi in
ragione dei contatti ricevuti.

E’ evidente, pertanto, che rispetto al mercato in questione, la
concreta confondibilità richiesta dall’art.2598 n°1 prima parte cc
può determinarsi per la sola esistenza del sito identificato con il
nome di dominio, a prescindere dal fatto che nel suo contenuto si
riportino specificazioni atte a differenziare senza dubbio la propria
offerta informatica rispetto a quella del concorrente, poichè il
segno identificativo del sito –cioè il suo domain name- ha già in se
il potere di attrazione dell’utenza in funzione della quale le
risorse pubblicitarie vengono destinate. Rispetto a tale mercato, in
altre parole, il sito ha funzione di contenitore del prodotto, e non
v’è dubbio che anche nel mercato "reale" l’identità del contenitore,
e quindi del segno che esso incarna o dei segni che su di esso sono
riprodotti, rende concreto il rischio confusorio anche in presenza di
una diversificazione, anche notevole, dei prodotti che in essi siano
contenuti, ma che non siano –come il contenuto del sito-
immediatamente percepibili dal potenziale acquirente prima ed a
prescindere dal contenitore;

d) una volta determinato come sopra l’ambito di operatività dell’art.
2598 n°1 prima parte c.c., in relazione alla mera registrazione di un
nome a dominio resta ben poco spazio operativo alle altre ipotesi
legali di concorrenza sleale. Poichè, infatti, il domain name va
ascritto alla categoria dei segni distintivi, ove esso non
interferisca con l’ambito di tutela degli altrui segni deve
escludersi in radice la possibilità che con esso possa realizzarsi
una delle altre ipotesi di concorrenza sleale disciplinate dalla
legge (salva la marginale ipotesi di un domain name in sè
denigratorio, che cioè esprima un significato di discredito del
concorrente, come potrebbe essere un sito denominato
posteitalianeinefficienti.it), che tutte presuppongono l’adozione di
mezzi od il compimento di atti diversi ed ulteriori rispetto
all’appropriazione degli altrui segni; ipotesi (quali la concorrenza
confusoria realizzata con "qualsiasi altro mezzo", l’appropriazione
di pregi, la violazione dei doveri di correttezza professionale, ed
anche l’imitazione servile, ove si consideri il sito quale prodotto o
servizio offerto al mercato della pubblicità informatica)
ordinariamente realizzabili anche in internet attraverso uno
specifico contenuto del sito, ma non attraverso la semplice adozione
di un determinato nome di dominio.

6.3) Resta infine da chiarire che l’attività di c.detto
cybersquatting –cioè la registrazione in proprio di domain names
potenzialmente oggetto dell’altrui interesse, al solo fine di
rivendita all’interessato- allo stato della attuale legislazione
italiana, o costituisce condotta interferente con l’altrui privativa
in materia di nomi o segni distintivi, ex l.m., ed allora è in detti
ambiti che va sanzionata; o non interferisce con altrui segni
proteggibili, ed allora deve considerarsi lecita, posto che:

-per un verso, essa non può -in sè- sanzionarsi ex art.2598 cc, non
potendo già in astratto considerarsi in rapporto di concorrenza chi
svolga esclusivamente l’attività (da considerarsi ovviamente
imprenditoriale) di rivendita di nomi a dominio rispetto a chi
eserciti altra attività, pur se potenzialmente incrementabile
attraverso l’uso della rete informatica e, in particolare, di un sito
caratterizzato da quel domain name oggetto dell’altrui registrazione;

-per altro verso, essa neppure può ricondursi ad un caso di ordinario
illecito aquiliano, ex art.2043 cc, in quanto, nell’attuale assenza
di norme di legge che ritengano in sè illecita detta condotta, tale
altrui registrazione deve ritenersi consentita, a nulla rilevando il
divieto a tal fine previsto nelle regole di naming, che non hanno
attitudine a qualificarla quale illecito sul piano dell’ordinamento
generale.

7) Fatte queste necessarie premesse, occorre partitamente occuparsi
delle varie domande proposte in causa.

8) Azione di contraffazione e riconvenzionale di nullità del marchio.

La domanda riconvenzionale di nullità è stata espressamente proposta
nei soli confronti del marchio "bancoposta"; ma anche l’azione di
contraffazione ai sensi del R.D. n°929/42 (c.detta legge marchi, o
l.m.) è in astratto concepibile soltanto rispetto a tale segno, che è
l’unico per cui Poste Italiane spa ha richiesto la formale
registrazione del marchio, essendo pacifico che i marchi di fatto –
quali sarebbero, secondo prospettazione, "vaglia" e "raccomandata"-
non godono della tutela speciale della l.m., ma soltanto di quella
generale di cui all’art.2598 n°1 c.c.

In realtà, non risulta in causa che per tale segno sia stata
rilasciata la registrazione richiesta con la domanda del 1998: non
solo non è stata infatti offerta alcuna prova in proposito, ma le
parti, fin nelle difese finali, hanno continuato a sviluppare le
proprie contrapposte argomentazioni rispetto ad una fattispecie di
marchio in corso di registrazione.

Stando così le cose, entrambe tali domande vanno dichiarate
improcedibili.

Invero, con riferimento all’azione di contraffazione, se dal coacervo
degli artt.56, 61 e 63 l.m. si comprende che, sul piano processuale,
l’azione di contraffazione è proponibile dal titolare di marchio in
corso di registrazione, è per altro verso evidente che, sul piano
sostanziale, tale normativa conferisce il diritto di esclusiva
tutelabile solo a seguito della registrazione, sia pure con effetto
ex tunc dalla domanda (artt.2 e 4 l.m.). La registrazione, pertanto,
deve considerarsi condizione dell’azione di contraffazione e, in
quanto tale, deve sussistere al momento della decisione, a pena di
improcedibilità della domanda. Né è possibile disporre la sospensione
del presente processo, ex art.295 cpc, in attesa del rilascio della
registrazione, poiché tale norma –sia nell’originaria formulazione,
che a maggior ragione nell’attuale, introdotta dall’art.35 della
legge n°353/90 a partire dal 1 gennaio 1993- consente la sospensione
soltanto in caso di pregiudizialità derivante da giudizio (anche
amministrativo), essendo invece escluso il ricorso a tale potere in
rapporto alla pendenza di un procedimento amministrativo non
giurisdizionale, qual è quello di rilascio della registrazione del
marchio (giurisprudenza pacifica: vedi, ex multis, Cass., sez.lav.,
sent. n°5093 del 19 agosto 1986, n°8536 del 19 novembre 1987 e n°3278
del 20 aprile 1990; sez.I, sent. n°466 del 26 gennaio 1990; sez.II,
sent. n°15115 del 22 novembre 2000).

Analogamente, è chiaro che l’azione di nullità, del pari proponibile
contro un marchio in attesa di registrazione, stante il chiaro e
generale disposto dell’art.56 l.m., è a sua volta condizionata nella
procedibilità al sopravvenuto rilascio della registrazione medesima
al momento della decisione.

9) Azione di concorrenza sleale

Tale domanda è stata proposta dall’attrice in relazione a tutti e tre
i segni in questione, e sotto ogni profilo contemplato dall’art.2598 cc.

9.1) In diritto, occorre premettere che "in tema di concorrenza
sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito
prevista dall'art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva
situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo
consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del
concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela -data non già
dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due
imprese, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo
bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che
quel bisogno sono idonei a soddisfare- è elemento costitutivo di
detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza……
Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va
verificato anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al
riguardo, esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella
sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di
mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico,
e, quindi, su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti,
ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente
offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza
sleale" (giurisprudenza pacifica: così Cass., sez.I, sent. n°1617 del
14 febbraio 2000).

9.2) Ciò premesso, Poste Italiane e XX , anche se svolgono attività
primarie del tutto divergenti, vanno considerati in rapporto di
concorrenza rispetto allo specifico mercato della raccolta della
pubblicità su internet.

Se, infatti, pare evidente che il XX ha registrato i nomi a dominio
per cui è causa allo scopo principale di rivenderli a Poste Italiane
(risulta in atti che egli ha infatti registrato vari domini oggetto
di potenziale interesse di terzi, pubblicando sul suo sito
www.clic.it una fantomatica "borsa top-domini" con i prezzi di
rivendita -vedi doc.20 di parte attrice-, e quindi è agevole
individuare nella rivendita dei siti il suo primario interesse
commerciale), o quantomeno di negoziare con essa un rapporto di
collaborazione informatica, muovendo dalla posizione di forza
derivante dalla registrazione dei siti in questione (si veda la
lettera 10 maggio 2000 inviata dal XX alle Poste Italiane e da questa
prodotta quale doc.12 del fascicolo cautelare), tuttavia risulta che
lo stesso ha fin dall’inizio indirizzato il sito "bancoposta.it" allo
svolgimento di attività di ausilio e consulenza nell’utilizzo del
servizio bancoposta, invitando gli utenti a richiedergli informazioni
all’indirizzo e-mail info a bancoposta.it (vedi pagina dimostrativa,
prodotta da entrambe le parti). Risultando inoltre che analoga
operazione il XX ha svolto in relazione al sito bonifico.it (vedi doc.
22 di parte attrice), è agevole ritenere che costui, tramontata
l’ipotesi di accordi con le Poste ed in assenza della sua reazione
giudiziaria, avrebbe sviluppato l’attività preannunciata e realizzato
analoghe operazioni per gli altri siti vaglia.it e raccomandata.it,
oggetto di sospensione cautelare nella fase pre-dimostrativa –in cui
la pagina iniziale riporta solo l’indicazione "attivazione
imminente", unita al nome del suo titolare (v.doc. 9 e 10 di parte
attrice).

Tanto basta per ritenere già realizzata la particolare specie di
concorrenza di cui si è parlato in precedenza. Dovendo infatti, il
rapporto di concorrenza valutarsi a livello potenziale, "in relazione
ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività
imprenditoriale, purché in termini di rilevante probabilità", tenendo
conto anche delle "attività preparatorie all'esercizio dell'impresa,
quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività
produttiva, costituenti manifestazione di attività imprenditoriale in
fase organizzativa" (così Cass., sez.I, sent. n°10728 del 15 dicembre
1994), è evidente la ricorrenza di tale rapporto nella specie, stante
il probabile futuro sviluppo dei siti in questione da parte del XX in
termini di offerta di ausilio e consulenza in tema di servizi di
bancoposta, vaglia e raccomandata, cui va assegnata una chiara
attitudine all’intercettazione dell’utenza interessata a detti
servizi e, quindi, di quel segmento del mercato intenzionato a
pubblicizzare su internet i propri prodotti e servizi presso tale
tipologia di utenza, evidentemente condivisa con Poste Italiane. Tali
siti, in prospettiva, si rivolgono dunque allo stesso mercato
pubblicitario interessato ai prodotti informatici dell’attrice e,
quindi, il rapporto di concorrenza sussiste.

9.3) Occorre pertanto passare all’analisi delle singole fattispecie
di concorrenza sleale denunciate, a partire da quella confusoria per
interferenza fra segni distintivi, di cui all’art.2598 n°1 cc, che va
riguardata non soltanto in rapporto a "vaglia" e raccomandata",
espressamente dedotti in causa quali marchi di fatto in preuso
nazionale, ma anche in rapporto a "bancoposta", per cui è stata
invece formalmente chiesta tutela -anche ex art.2598 cc- quale
marchio assimilato a quello registrato, sulla scorta di una
prospettazione fattuale che invece (in attuazione del principio
processuale secondo cui spetta al giudice il compito di qualificare
correttamente la fattispecie sottoposta al suo esame) ne importa la
riqualificazione giuridica negli identici termini di marchio non
registrato in preuso nazionale.

A tal proposito, premesso che non è qui in discussione il fatto che
Poste Italiane (e prima ancora i suoi danti causa) ha effettivamente
preusato i tre segni denominativi suddetti a livello nazionale,
occorre considerare che il marchio di fatto può ricevere la suddetta
tutela -ove ricorrano gli ulteriori presupposti di legge e,
segnatamente, il rischio confusorio- soltanto ove esso goda di una
astratta attitudine alla registrazione e, quindi, possieda tutti i
requisiti a tal fine richiesti dalla legge, primo fra tutti la
capacità distintiva (si vedano, ex multis, Cass., sez.I, sentt. n°
5462 del 20 ottobre 1982, n°3224 del 1 aprile 1994 e n°91 del 8
gennaio 1998): non a caso, infatti, l’art.2598 cc parla di segni
"distintivi", mentre gli artt.2569 e 2571 cc, così come l’art.9 l.m.,
parlano di "marchi non registrati", con ciò chiaramente riferendosi a
segni registrabili quali marchi.

Nell’indagine che qui occupa, occorre dunque verificare se i segni
per cui si chiede tutela siano astrattamente registrabili quali
marchi; il che significa stabilire se essi non ricadano nei divieti
di legge e in particolare -per quello che qui interessa- nell’art.18
l.m., secondo cui "non possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d'impresa…..b) i segni costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono…".

9.3.1) Il segno denominativo "bancoposta" possiede tale astratta
attitudine alla registrazione quale marchio.

In effetti, tale locuzione è stata creata dal legislatore (limitando
la ricerca storica a partire dal secondo dopoguerra, essa si rinviene
già nell’art.17 del DPR n°542 del 1953, e viene poi via via
utilizzata in varie leggi) per definire l’insieme dei servizi di
natura bancaria e parabancaria offerti dall’Amministrazione delle
Poste e poi dai suoi successori –dapprima Ente Poste, ed ora Poste
Italiane s.p.a. In particolare, l’art.100 del Codice Postale adottato
col DPR n°156/73, intitolato "servizi di bancoposta" –che apre il
libro terzo interamente dedicato alle regole di tali servizi–
raggruppava sotto tale locuzione unitaria le attività di emissione e
pagamento dei vaglia, riscossione dei crediti, conti correnti,
libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, chiarendo che a
detti servizi si applicavano le disposizioni dell’art.27 co.2°,
destinate ai servizi accessori dell’Amministrazione Postale, ovvero
ai servizi diversi da raccolta, trasporto e distribuzione di
corrispondenza e pacchi. Tali servizi accessori di natura bancaria
sono rimasti poi estranei all’applicazione del D. Lgs. n°261/99, che
in attuazione della direttiva 97/67/CE e della legge delega n°448/98
ha definito il concetto di servizio postale universale (che comprende
tutta l’attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione
di invii postali –cioè corrispondenza, libri, cataloghi, giornali,
periodici e merci prive di valore commerciale- fino a 2 kg e pacchi
fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati od
assicurati)-, introducendo tra l’altro i principi della concorrenza,
diacronica in relazione al servizio postale universale (che resta
affidato ad un solo fornitore per tutto il territorio nazionale –che,
in sede di prima attuazione, è Poste Italiane spa, per non oltre 15
anni-, che però non sarà in futuro necessariamente quello attuale), e
sincronica in relazione ai servizi non rientranti nel servizio
universale –che possono essere offerti da chi riceva l’apposita
autorizzazione generale del Ministero delle comunicazioni- ed ai
singoli servizi del servizio universale non riservati al suo
fornitore –che possono essere offerti anche da chi ottenga il
rilascio di apposita licenza individuale.

Detti servizi, invece, in attuazione della medesima delega, sono
stati nuovamente regolamentati con il D.P.R. n°144/01, ove risulta
ancor meglio esplicitato che con la locuzione "bancoposta" si designa
quell’insieme di attività (comprendente la raccolta di risparmio tra
il pubblico come definita dall’art.11 co.1° del T.U. bancario, la
raccolta del risparmio postale, i servizi a pagamento di cui all’art.
1 co.2° lett. f) nn°4 e 5 del T.U. bancario, il servizio di
intermediazione in cambi, la promozione ed il collocamento presso il
pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari
finanziari abilitati ed i servizi d’investimento ed accessori
previsti dall’art.1 co.5° lett. b, c ed e e 1, co.6°, lett.a, b, d,
e, f, e g del T.U. finanza) svolte esclusivamente da Poste Italiane
spa, senza necessità di iscrizione in albi ed elenchi, rispetto alle
quali Poste è equiparata alle banche italiane, anche ai fini
dell’applicazione delle norme dei TT.UU. bancario e della finanza.

In definitiva, la locuzione "bancoposta" non costituisce
denominazione generica di un servizio, ma rappresenta il nome
specifico di quell’insieme di servizi di natura bancaria svolti
dapprima dall’Amministrazione postale ed ora da Poste Italiane spa,
del tutto estranei al processo di liberalizzazione che interessa i
servizi postali primari.

Non v’è pertanto alcun conflitto con il divieto posto dall’art.18
l.m., che è volto ad impedire l’appropriazione individuale quale
marchio della denominazione generica di un prodotto o di un servizio
al chiaro scopo di permettere ad ogni concorrente di utilizzarla per
definire quel prodotto e quel servizio, laddove nella specie, invece,
la denominazione "bancoposta" individua (da sempre) un complesso di
attività caratterizzate oggettivamente dalla natura bancaria e
soggettivamente dal fatto di poter essere svolte esclusivamente
(dall’Amministrazione postale ed ora) da Poste Italiane spa., ed è
quindi per questa segno denominativo dotato di altissima capacità
distintiva.

Precisato che nella fattispecie che qui occupa è superfluo
qualificare tale segno come "forte" o "debole", visto che il
conflitto è in essere con un segno denominativo assolutamente
identico, ovvero con il second level domain "bancoposta" (è pacifico,
infatti, che anche i marchi deboli ricevono tutela contro
l’usurpazione, ovvero contro la ripetizione pedissequa del segno), e
chiarito che il preuso proprio non distrugge la novità del segno ai
fini della sua registrazione quale marchio, come espressamente detto
dall’art.17 1b ultima parte l.m., deve pertanto concludersi nel senso
della astratta registrabilità quale marchio del segno denominativo
"bancoposta" da parte dell’attrice e, quindi, della sua tutelabilità
ex art.2598 n°1 prima parte cc quale marchio di fatto in preuso
nazionale.

Tale tutela va in concreto effettivamente apprestata, poiché, per
quanto detto al precedente punto 6.2.c), il rischio confusorio
ulteriormente richiesto da tale norma si determina per effetto della
mera esistenza dell’altrui sito identificato con il nome di dominio
interferente con il segno da proteggere, in sè idoneo ad intercettare
gli utenti interessati a tale servizio e quindi a sviare la
pubblicità ad essi destinata.

9.3.2) La locuzione "raccomandata" non può invece ritenersi munita di
astratta attitudine alla registrazione quale marchio.

Tale parola, infatti, che è polisenso, nel suo significato tecnico
costituisce da sempre la denominazione generica di un prodotto
postale –e per traslato del relativo servizio- costituito da
corrispondenza che, dietro pagamento di oneri aggiuntivi, viene
garantita forfettariamente dai rischi di smarrimento e per la quale
il mittente riceve prova documentale della consegna all’ufficio
postale e, a richiesta, dell’effettivo inoltro al destinatario.

Detto prodotto, o servizio, è stato con il D.Lgs n°261/99 –ove viene
chiamato "invio raccomandato"- ricompreso nel servizio universale ma,
nella parte non oggetto della riserva di cui all’art.4 co.1° e 5°,
liberalizzato, nei limiti dell’art.5.

In definitiva, "raccomandata" costituisce la denominazione generica
di un prodotto, e del relativo servizio, che può essere oggi in parte
offerto al pubblico anche da soggetti diversi da Poste Italiane. La
sua registrabilità quale marchio –e quindi la sua tutelabilità quale
marchio di fatto- va pertanto esclusa in base al disposto dell’art.18
l.m., che come detto inibisce l’appropriazione individuale di tali
denominazioni generiche, laddove esse siano patrimonio comune degli
operatori commerciali in regime di concorrenza.

Né pare possibile assegnare comunque al marchio di fatto capacità
distintiva –e, quindi, attitudine alla registrazione- in base al
c.detto secondary meaning (come consentito dal chiaro disposto
dell’art.19 l.m.), poiché il fatto –che si può dare per ammesso- che
nell’opinione pubblica il termine "raccomandata" abbia nel tempo
finito per identificare il prodotto ed il relativo servizio offerto
dall’Amministrazione postale e dai suoi aventi causa, a cagione del
regime di monopolio esistente, risulta ormai vanificato dalla
liberalizzazione introdotta dalla legge, che ha determinato la
perdita della capacità distintiva acquisita sul campo dal segno e la
sua retrocessione alla primigenia natura di denominazione generica di
un prodotto o servizio soggetto a concorrenza –in altre parole,
all’acquisto di capacità distintiva per effetto del secondary meaning
indotto dal legislatore monopolista, è seguita la perdita di tale
nuova capacità per volgarizzazione determinata dal legislatore
liberista.

Atteso ciò, l’attrice non può ricevere tutela invocando la locuzione
"raccomandata" quale proprio segno distintivo.

9.3.3) La locuzione "vaglia" ancor meno può considerarsi segno
distintivo tutelabile, perché esso costituisce la denominazione
generica di ogni titolo di credito destinato a trasferire fondi da un
luogo ad un altro, laddove i prodotti offerti da Poste Italiane
ascrivibili a tale categoria vengono da sempre definiti con la
locuzione composta "vaglia postali" -così era intitolato il capo I
del libro Terzo del codice del 1973, tale era la dizione contenuta
nel titolo dell’art.104 di tale codice, che li definiva, e tale è la
locuzione ora utilizzata negli artt.5 e 6 del D.P.R. n°144/01-, in
modo da contraddistinguerli dalle altre specie di vaglia –bancari
(art.87 ss legge ass.) e cambiari (art.100 ss legge camb.).

In tal caso, dunque, ex art.18 l.m. la tutela va ancor più
radicalmente esclusa, non essendo certo consentito a chi offra un
prodotto di ottenere protezione sulla denominazione del genere cui
esso appartiene quale specie.

9.4) Per quanto detto al precedente punto 6.2), è escluso che possano
rinvenirsi, nella semplice adozione delle parole "raccomandata" e
"vaglia" quali nomi di dominio, profili di concorrenza sleale diversi
da quello testè vagliato, una volta negato qualsiasi diritto di
privativa dell’attrice su tali locuzioni; e poiché i siti muniti di
tali domain names non sono mai stati sviluppati dal XX, né è
possibile ipotizzarne un probabile futuro sviluppo in termini
confliggenti con le altre regole della corretta concorrenza, va
esclusa, rispetto ad essi, ogni tutela richiesta da Poste Italiane
spa ex artt.2598 cc.

10) azione ex art.2043 cc

L’attrice, infine, ha dedotto che l’altrui registrazione dei tre siti
in questione sarebbe comunque ascrivibile ad ordinario illecito
aquiliano, siccome effettuato in violazione di vari divieti normativi.

Orbene, premesso che tale domanda in relazione al sito bancoposta.it
è da ritenersi assorbita dall’accoglimento della domanda ex art.2598
cc, rispetto alla quale non presenta alcun profilo di autonomia
teleologica, in relazione ai siti raccomandata.it e vaglia.it,
richiamato quanto detto al precedente punto 6.3) in ordine alla
liceità dell’attività di cybersquatting in sé considerata, l’assunto
non può essere affatto condiviso, in quanto:

-l’adozione di tali locuzioni quali domain names non può dirsi in
conflitto con le normative in materia bancaria e di intermediazione
finanziaria, che riservano a determinate categorie le attività in
questione, certo non svolte dal XX. In particolare, tale adozione non
confligge con il disposto dell’art.133 del T.U. bancario, poiché né
"vaglia" –che è termine generico relativo a vari titoli di credito,
non necessariamente bancari- né tantomeno "raccomandata" –che nulla
ha a che fare con l’attività bancaria- possono considerarsi
"locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell’attività bancaria";

-come detto, il servizio degli invii raccomandati non è più riservato
a Poste Italiane. In ogni caso, l’apertura del sito raccomandata.it
da parte del XX non può dirsi necessariamente propedeutica allo
svolgimento del relativo servizio;

-il generico richiamo alla legge sulla privacy risulta francamente
incomprensibile;

-esclusa la valenza distintiva dei segni denominativi in questione,
non v’è spazio per la fattispecie dell’art.473 c.p., né può
rinvenirsi nell’adozione di essi quali domain names un uso di mezzi
fraudolenti ex art.513 c.p.;

-anche il richiamo alle norme in materia di pubblicità ingannevole è
fuori luogo, posto che i nomi di dominio non costituiscono messaggi
pubblicitari, nel senso definito dall’art.2 del D. Lgs n°74/92;

-infine, nell’altrui appropriazione di tali nomi di dominio non è
rinvenibile alcuna diffamazione in danno dell’attrice, né tantomeno
attitudine a lederne nome, immagine o identità.

11) In definitiva, la domanda principale proposta dall’attrice va
accolta soltanto in relazione al domain name "bancoposta.it",
individuandosi nella registrazione del relativo sito da parte del XX
un caso di concorrenza sleale confusoria ex art.2598 n°1 prima parte
c.c.

12) Pronunce conseguenti

a) Il rigetto di ogni domanda relativa ai siti "raccomandata.it" e
"vaglia.it" determina l’immediata perdita d’efficacia del
provvedimento cautelare ante causam ad essi riferito, che va qui
dichiarato, ex art.669 novies co.3° c.p.c. Conseguentemente, la
Registration Authority (ora chiamata "Registro del ccTLD it", o
semplicemente "Registro") dovrà provvedere all’immediato ripristino
dell’assegnazione al XX –come del resto previsto dalla regola di
naming 12.1.

b) In relazione a detto rigetto, non è possibile accogliere la
riconvenzionale risarcitoria avanzata dal XX -anche ex art.96 cpc-,
posto che costui ne ha richiesto la liquidazione equitativa (e non
anche la pronuncia generica) senza offrire alcun elemento su cui
fondare la relativa condanna, come avrebbe dovuto (si veda, ex
multis, la recente Cass., sez. II, sent. n°2874 del 26 febbraio 2003,
secondo cui "il potere del giudice di liquidare il danno con
valutazione equitativa presuppone che la parte interessata fornisca
non solo la prova dell'esistenza ontologica del danno e
dell'impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, ma anche
gli elementi probatori ed i dati di fatto che ne consentano la
determinazione").

c) L’accoglimento della domanda ex art.2598 cc in relazione al sito
bancoposta.it impone, in primo luogo, ex art.2599 c.c., di inibire a
XX la continuazione dell’attività illecita. Gli va quindi vietato
ogni ulteriore utilizzo della locuzione "bancoposta" per
contraddistinguere proprie attività commerciali, ivi compreso l’uso
di tale locuzione quale parte denominativa di siti internet.

d) In secondo luogo, quale opportuno provvedimento ex art.2599 cc, va
disposta la revoca della registrazione del nome a dominio suddetto in
capo al XX, mediante ordine al Registro di rimuovere dal Registro dei
Nomi Assegnati (RNA) l’assegnazione del nome a dominio
"bancoposta.it" in favore del XX.

e) Non può invece giudizialmente procedersi alla richiesta
riassegnazione all’attrice di tale domain name, poiché una pronuncia
del genere, escludendo ogni altro dal concorso nell’assegnazione,
presupporrebbe l’affermazione in causa del diritto assoluto al segno
distintivo, che è inibita dalla attuale mancanza della registrazione
del marchio, e non può quindi rendersi quale statuizione conseguente
a pronuncia resa ex art.2598 cc, che, a differenza di quelle
adottabili ex l.m., non ha efficacia reale erga omnes, ma personale
contro il concorrente sleale.

Ne consegue che tale nome a dominio dovrà riassegnarsi secondo le
regole interne di naming (fermo il divieto del XX di concorrere a
detta riassegnazione, per effetto della disposta inibitoria), che
peraltro prevedono in tal caso una procedura di favore nei confronti
di chi abbia ricevuto tutela in sede giudiziaria (in sintesi, il
Registro invita entro dieci giorni dalla risoluzione della
contestazione la parte vittoriosa ad iniziare la normale procedura
per l’assegnazione, provvedendo a rendere disponibile il nome per
libera assegnazione soltanto ove tale parte non inizi la procedura
entro trenta giorni dall risoluzione: vedi regola 14.6).

f) Va però specificato che dette pronunce sono –al pari di ogni
altra- provvisoriamente esecutive ex art.282 cpc, sicchè sia la
revoca, che la conseguente procedura di riassegnazione, dovranno
essere immediatamente attuate. Ciò, nonostante le regole di naming
(14.4 lett.c) condizionino detta attuazione al passaggio in giudicato
della pronuncia dell’autorità giudiziaria, non potendo certo un
regolamento convenzionale derogare ai principi generali del processo
e porsi quale regola cogente alternativa nei confronti dell’Autorità
Giudiziaria.

g) In relazione alla domanda accolta, XX va poi come richiesto
dall’attrice genericamente condannato al risarcimento dei danni nei
confronti dell’attrice, con rinvio della liquidazione a separato
giudizio.

Non v’è dubbio, infatti, che l’appropriazione –per quanto detto
illecita- del domain name "bancoposta.it" da parte del XX ha finora
impedito alle Poste Italiane di usufruire di un sito così denominato,
che all’evidenza rappresenta il miglior veicolo informatico per la
promozione dei servizi bancari dell’attrice, tanto per l’identità fra
il second level domain ed il nome che raggruppa tali servizi, quanto
per il TLD di più immediata riconoscibilità da parte dell’utenza
italiana, cui essa principalmente si rivolge. Che il ritardo
nell’utilizzo di tale sito abbia determinato nell’attrice una perdita
di raccolta pubblicitaria deve pertanto considerarsi nozione
assolutamente intuitiva; e tanto basta per la pronuncia qui
richiesta, che richiede certezza soltanto sull’esistenza di un danno
risarcibile, nella specie all’evidenza sussistente.

h) L’istanza di preventiva fissazione del risarcimento dovuto per
future violazioni dell’inibitoria qui disposta e per ritardo
nell’esecuzione della presente sentenza non può invece accogliersi in
relazione all’inibitoria ed agli altri provvedimenti conseguenti
all’affermata condotta di concorrenza sleale, poichè il collegio
condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale (v., fra le
altre, Trib. Ancona, 12 aprile 1999; Trib. Milano, 21 novembre 1991 e
15 settembre 1988, Trib. Firenze, 11 dicembre 1990), secondo cui la
norma speciale dell’art.66 l.m. è insuscettibile di applicazione
estensiva, nè d’altro canto è dato rinvenire nel sistema civile una
regola generale che preveda sanzioni monetarie per l’inosservanza di
ordini giudiziali o per l’inadempimento di obblighi di fare, ovvero
contempli forme generalizzate di anticipazione del risarcimento del
danno.

i) E’ il caso, infine –nell’esercizio del potere discrezionale a tal
fine assegnato al giudice tanto in punto an che in punto quomodo
(vedi, ex multis, Cass., sez.I, sent. n°1982 del 11 febbraio 2003)-
di accogliere anche l’istanza di pubblicazione avanzata dall’attrice
ex art. 2600 c.c., da limitarsi peraltro ad un estratto del
dispositivo della presente sentenza, a cura e spese del convenuto XX,
con le modalità indicate in dispositivo.

13) Posizione di CNR e NA

a) Nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e della
Naming Authority Italiana, l’attrice ha in sede di precisazione delle
conclusioni abbandonato la domanda risarcitoria fondata su un loro
asserito concorso nell’illecito perpetrato da XX .

E’ il caso di precisare, peraltro, che tale domanda non avrebbe
potuto comunque trovare accoglimento:

-nei confronti del CNR –quale gestore dell’attività di registrazione
dei nomi a dominio- poiché (limitando l’esame alla fattispecie qui in
considerazione) non è ipotizzabile a suo carico un dovere di
diligenza esteso fino al controllo preventivo delle interferenze fra
i domain names oggetto di registrazione e gli altrui segni
proteggibili non ancora registrati quali marchi;

-nei confronti della Naming Authority –quale autore delle regole di
assegnazione dei nomi a dominio- poiché del pari non può pretendersi
che esso introduca delle regole di controllo preventivo delle
interferenze suddette.

b) Risultano invece confermate le altre richieste ab initio avanzate
nei loro confronti, rispetto alle quali va precisato che:

-le richieste sub 2, c ed e delle conclusioni riportate in epigrafe
vanno disattese, in quanto volte ad ottenere pronunce (di
accertamento e condanna) assolutamente superflue, perché in sostanza
ripetitive delle statuizioni rese nella soluzione del conflitto con
il XX, rispetto alle quali il Registro (e non anche la Naming
Authority, che nulla c’entra) si pone quale destinatario esterno
dell’esecuzione dei provvedimenti, tenuto alla loro osservanza senza
alcuna necessità della sua partecipazione al giudizio;

-la richiesta sub d, volta ad ottenere la revoca d’ufficio
dell’assegnazione dei siti previe varie indagini interne, è invece –
prima ancora che proposta in carenza di interesse, visto che è stata
contestualmente richiesta la revoca giudiziaria- chiaramente da
rigettarsi per inammissibilità, perché il giudice è chiamato a
risolvere i conflitti in base alle regole generali dell’ordinamento,
ma non può certo riscrivere le regole interne di organizzazione degli
enti convenuti –in ciò si risolve, in sostanza, la predetta
richiesta-, che sono notoriamente a base esclusivamente privatistica..

14) Spese giudiziali

a) L’attrice va condannata all’integrale rimborso delle spese
sopportate dal CNR e dalla Naming Authority per il presente giudizio –
non essendosi dette parti costituite nella fase cautelare anteriore-,
stante la sua completa soccombenza derivante da quanto detto al punto
che precede;

b) nel rapporto fra attrice e XX , la valutazione quantitativa della
reciproca soccombenza va risolta in condanna del XX al rimborso di un
terzo delle spese sopportate da Poste Italiane per il giudizio
principale e la fase cautelare ante causam (ivi compresa quella di
reclamo), con compensazione delle spese residue, ivi comprese tutte
quelle relative ai procedimenti incidentali in corso di causa.

Tali spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio
introdotto da Poste Italiane s.p.a. nei confronti di XX , della
Naming Authority Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche
con atto di citazione notificato in data 9-10 ottobre 2000, ogni
altra istanza disattesa, così provvede:

1) DICHIARA IMPROCEDIBILI le contrapposte domande di contraffazione e
nullità del marchio "bancoposta" rispettivamente proposte
dall’attrice Poste Italiane spa e dal convenuto XX ;

2) RIGETTA ogni domanda proposta da Poste Italiane spa allo scopo di
ottenere tutela in relazione alla registrazione, da parte di XX , dei
domain names raccomandata.it e vaglia.it;

DICHIARA, conseguentemente, l’immediata perdita d’efficacia del
provvedimento cautelare ante causam ad essi riferito, dando atto che
pertanto il Registro del ccTLD it dovrà provvedere all’immediato
ripristino dell’assegnazione di tali nomi a dominio in capo a XX ;

RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo;

3) in parziale accoglimento della domanda proposta da Poste Italiane
spa allo scopo di ottenere tutela in relazione alla registrazione, da
parte di XX , del domain name bancoposta.it

DICHIARA che detta registrazione costituisce atto di concorrenza
sleale ex art.2598 n°1 c.c.;

INIBISCE, pertanto, a XX ogni ulteriore utilizzo della locuzione
"bancoposta" per contraddistinguere proprie attività commerciali, ivi
compreso l’uso di tale locuzione quale parte denominativa di siti
internet;

REVOCA la registrazione del nome a dominio suddetto in capo al XX,
mediante ordine al Registro di rimuovere dal Registro dei Nomi
Assegnati (RNA) l’assegnazione del nome a dominio "bancoposta.it" in
favore del XX;

DA’ ATTO che tale nome a dominio andrà dal Registro riassegnato
secondo le regole interne di naming;

SPECIFICA che sia la revoca, che la conseguente procedura di
riassegnazione, dovranno essere immediatamente attuate, essendo la
presente pronuncia provvisoriamente esecutiva;

CONDANNA XX al risarcimento dei danni causati a Poste Italiane spa in
dipendenza di tale condotta sleale, in misura da determinarsi in
separato giudizio;

DISPONE la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per
estratto contenente l’intestazione del dispositivo e le statuizioni
di cui ai punti 1, 2, 3, per una volta, sulle pagine nazionali del
quotidiano "Corriere della Sera" e sulle pagine della sezione
relativa alla provincia di Modena del quotidiano "Il Resto del
Carlino", su due colonne, a cura e spese di XX , entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

4) dato atto che Poste Italiane spa ha abbandonato la domanda
risarcitoria originariamente svolta nei confronti della Naming
Authority Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta da Poste Italiane nei loro
confronti;

5) CONDANNA Poste Italiane s.p.a. al rimborso delle spese sopportate
dalla Naming Authority Italiana e dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche per il presente giudizio, che liquida:

-quanto alla Naming Authority Italiana in complessivi €.7.173,38
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge, di cui €.410,00
per esborsi, €.1.763,38 per diritti ed €.5.000,00 per onorario;

-quanto al Consiglio Nazionale delle Ricerche in complessivi €.
6.711,69 oltre spese prenotate a debito del Campione Civile, di cui €.
2.011,69 per diritti ed €.4.700,00 per onorario;

6) CONDANNA XX al rimborso di un terzo delle spese sopportate da
Poste Italiane s.p.a. per il giudizio principale ed il procedimento
cautelare ante causam (ivi compresa la fase di reclamo), quota che
liquida in complessivi €.8.272,39 oltre spese generali ed accessori
dovuti per legge, di cui €.910,82 per esborsi, €.1.361,57 per diritti
ed €.6.000,00 per onorario;

DICHIARA le spese residue del giudizio principale e tutte quelle
relative ai procedimenti incidentali in corso di causa compensate fra
dette parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 23
giugno 2004
Depositata il 27.09.2004.


IL PRESIDENTE
-Guido Stanzani-
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-



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